¿Por qué registrar mi marca en P.R. si cuento con un registro de marca federal?

En el artículo anterior de Luca Center hablamos de los beneficios que proporciona el registro de su marca. En esta ocasión discutiremos por qué un titular de marca federal que utiliza la marca en Puerto Rico también debería contar con un registro estatal expedido por el Departamento de Estado.  

El principal efecto que deriva de tener la marca registrada en la jurisdicción federal (Estados Unidos) y no en la local (Puerto Rico) es que en esta última no se toma conocimiento registral de aquella, esto es que pudieran estar coexistiendo en ambas jurisdicciones marcas idénticas o similares para productos idénticos o similares.

La ley y el reglamento vigentes en Puerto Rico brindan la posibilidad al titular o el representante de un registro de presentar ante la oficina una solicitud de Archivo de registro de Marca Federal o Depósito US.

La solicitud debe acompañarse con una copia certificada del registro federal y de cualquier otro documento que acredite su vigencia y nombre del actual titular. Dicha solicitud no podrá enmendar o corregir ninguna información relacionada con dicho certificado.

Cuando el examinador de la oficina puertorriqueña se encuentra en el proceso de determinar si debe o no concederse una marca, procede a realizar una búsqueda en los archivos del Registro identificados como Depósitos US, para efectos de establecer si la marca cuyo registro se solicita puede causar confusión en relación a cualquiera de las marcas objeto de archivo o Depósito US.

Sin embargo, la existencia  del archivo o Depósito US no será causal de impedimento para el registro estatal. En este caso el examinador deberá notificar al solicitante el hecho de que existe una marca igual o similar que pueda causar confusión y el efecto que puede producir el hecho de que un día la marca identificada en el Depósito US entre al mercado de Puerto Rico. Incluso si ya el titular del Depósito US estuviera usando en el mercado de Puerto Rico la marca objeto del Depósito US el examinador estaría obligado a conceder el registro estatal de la marca igual o similar ya que la Oficina no toma conocimiento extra-registral aun cuando el sistema esté basado en el uso.

La vigencia del depósito será la misma que la del registro federal y cualquier cambio que ocurra en éste deberá ser notificado al registro local con evidencia del trámite realizado, nos referimos específicamente a enmiendas, anotaciones de cambio de titular, nombre o dirección, renovaciones, estas últimas se realizarán en la misma fecha en que se hagan en el registro federal y el Aviso de Aceptación de la Renovación será el documento que deberá acreditarse ante el PRTO.

Ni la existencia de un registro federal previo, ni de un Depósito US podrán ser usados como razón para el rechazo de una solicitud de registro de marca ante la oficina de Puerto Rico aunque en efecto el titular de registro federal la esté usando en el país. Es decir, el decidir no hacer un registro estatal de marca encarece la defensa de la misma ya que con un mero registro estatal es mucho más probable que se sume el poder del gobierno ayudando a prevenir infracciones a la marca sin costo adicional. En este caso, el Departamento de Estado tendrá la obligación de citar el registro previo para las solicitudes de marcas confusamente similares o idénticas y denegarlas.

El registro local de una marca podría aliviar el peso de un eventual litigio. Si solo se cuenta con el registro federal y se enfrenta una marca local con una federal, el titular de esta última deberá probar un uso anterior en el comercio.

Si se tratara de una infracción por una solicitud o registro estatal el titular de la marca federal podría tener que enfrentarse a un procedimiento de oposición y cancelación ante la Oficina de marca estatal. No obstante, si se trata de un uso infractor sin registro, el titular federal tendrá que reivindicar sus derechos en los Tribunales de Justicia puertorriqueños. Un litigio federal es exponencialmente mucho más caro que un litigio estatal.

La ley de marcas de Puerto Rico del 2009, enmendada en el 2011 provee similares remedios a los que otorga la ley federal de marcas (Lanham Act). Entre los beneficios concretos de la legislación local  podemos mencionar los siguientes:

• En caso de un litigio, el titular estatal no tendrá el peso de probar que es dueño de la marca, hecho que abarata de manera importante los costos del mismo.
• El certificado de marca estatal permite solicitar un injuction (interdicto u orden de cese y desista) para que un tercero cese en el uso de la marca al amparo de la ley local, sin necesidad de prestar fianza.
• En el caso de falsificación, el certificado le da la posibilidad de acogerse a ciertos daños estatutarios y el alivio de tener que demostrar daños reales a fin de recibir una compensación monetaria. La cuantía mínima de los daños estatutarios es de $750 hasta un máximo de $30,000 por violación. En el caso de poder demostrar que el tercero violó el derecho a sabiendas, es decir, intencionalmente el Juez puede conceder hasta un máximo de $150,000 por violación.

• Se provee además compensación por ley, de las costas, honorarios y gastos del pleito, proporcionándole una recuperación monetaria significativa a la parte prevaleciente.